一品标局分享商标行政复议典型案件评析

       商标评审委员会2016年8月19日公布2015年商标行政复议工作进展，同时发布六件商标行政复议典型知识产权案例及评析。

一、埃斯顿·马汀·拉共达有限公司不服商标局注册申请不予受理决定提起行政复议案

       案情简介：2014年7月23日，埃斯顿·马汀·拉共达有限公司（以下称申请人）委托北京邦信阳专利商标代理有限公司向商标局提交了第14863694号“ASTON MARTIN及图”商标注册申请，指定服务为第40类定造游艇、研磨抛光、配钥匙、织物防水处理、木器制作、书籍装订、玻璃窗着色处理（表面涂层）、烧制陶器、油料加工、剥制加工、皮革染色、图样印刷、废物和垃圾的回收、空气净化、水处理、发电机出租。商标局经审查认为，该申请所申报的部分服务项目不规范，于2014年12月6日向申请人发出了《商标注册申请补正通知书》，主要内容为“‘定造游艇服务’不规范，应按规范的名称申报”。2014年12月25日，申请人将《商标注册申请补正通知书》交回，修正后的项目为“定做游艇（替他人）”，商标局认为表述虽明晰准确，但已不属其申请类别，而是属于第37类服务，属于不按照要求进行补正的情形。据此，根据《中华人民共和国商标法实施条例》第十八条规定，商标局向申请人发出了商标注册申请不予受理决定。申请人认为，商标局的注册申请不予受理决定违反行政法合理行政及比例原则，会导致申请人申请日丧失，应当继续补正而不是不受理；商标局的补正通知要求本身不明确，申请人按自己的理解回复补正并无不妥；对商品和服务是否规范及如何修改才满足规范条件，商标局应当提供相应的意见，对不合规范的商品或服务，商标局可以视为申请人放弃该项商品或服务，而不是对申请商品或服务全部不予受理。综上，请求撤销商标局注册申请不予受理决定。

分析点评：本案的焦点问题有两个：一是应如何申报商品∕服务项目；二是申报不合格有几次补正机会。

第一，应如何申报商品∕服务项目。

       商品∕服务项目申报是商标注册的第一步，也是商标局形式审查要解决的重要问题。一般来说，《类似商品和服务区分表》中的商品和服务，是商标主管部门为了商标检索、审查、管理工作的需要，总结多年来的实践工作经验，并广泛征求各部门的意见，把某些存在特定联系、容易造成误认的商品或服务组合到一起，编制而成。因此，《区分表》可以作为商标注册申请人、商标代理人以及商标审查人员的重要参考。《区分表》中的商品或服务，通常称为规范的商品或服务，属于《区分表》中规范商品和服务的，一般应按照规范名称进行申报。

但是《区分表》中的商品和服务毕竟有限，总共只有1万多个，随着实践和科技的发展，市场上经常会出现新的产品，《区分表》虽然也会修订和变化，但是仍然无法囊括全部商品或服务。非规范商品或服务因名称表述模糊，审查员通常难以通过名称确定商品功能用途、所属类别等，也就难以提供具体的补正意见。因此，商标注册申请人在申报《区分表》中没有的商品或服务（非规范商品或服务）时，需要注意以下几点：

       一是应当充分研究《区分表》，将非规范商品进行恰当的表述，方便审查员将商品或服务归入相应类别。举例说明，有商标注册申请人申请了“焕肤仪”这一非规范商品，但是仅通过这个商品名称表述并不能使审查员明确这是更偏向于医院用的医疗器械（第10类）还是类似于家用的化妆工具（第3类），因此很难被接受。

       二是应当正确理解“商品或服务的说明”。有的商标注册申请人意图通过长篇的商品说明来解决此类问题。虽然《商标法实施条例》第十五条明确规定了商品或服务项目名称未列入商品和服务分类表的，应当附送该商品或者服务的说明。但是需要明确的是，这里的商品说明仅起到帮助审查员了解所申报商品的作用，所申报的商品名称才是将来要列入商标注册证中，并作为商标专用权保护的部分，因此，根据商品名称的表述不能明确归入《区分表》中某类商品的，即使有商品说明，也仍然不能被接受。

       三是并不一定众所周知的新的产品名称就一定可以作为商品名称被接受，因为产品名称通常也具有模糊的特点，并不一定能够很好地阐述商品的特点。

第二，商品∕服务项目不合格需要补正的，仅有一次补正机会。

       《中华人民共和国商标法》第十八条规定，申请手续基本齐备或者申请文件基本符合规定，但是需要补正的，商标局通知申请人予以补正，限其自收到通知之日起30日内，按照指定内容补正并交回商标局。在规定期限内补正并交回商标局的，保留申请日期；期满未补正的或者不按照要求进行补正的，商标局不予受理并书面通知申请人。

按照此项规定，被申请人并无义务对不符合补正要求的申请件再次发补正通知；《商标法》和《商标法实施条例》中也没有视为放弃部分不合要求的商品或服务项目的规定。本案中，申请人补正的服务项目“定做游艇（替他人）”已经超出了其申报的第40类服务的范围，属于第37类服务，应当属于补正不符合要求的情形。商标局按照《中华人民共和国商标法》第十八条规定不予受理注册申请于法有据，并无不当。因此，我局维持了商标局的注册申请不予受理决定。

二、广州水特尚吉数码科技有限公司不服商标局异议申请不予受理决定提起行政复议案

       案情简介：2014年9月20日,商标局在总第1424期《商标公告》上对第13061659号“猎奇LIEQI”商标（以下称涉案商标）予以初步审定公告，法定异议期为2014年9月21日至2014年12月20日。2014年12月19日，商标局收到申请人委托北京百世荣知识产权代理有限公司邮寄递交的针对上述商标的异议申请。异议申请材料包括：异议申请书、异议理由书、申请人的引证商标产品照片、申请人的引证商标产品包装原件等。商标局经审查认为，该异议申请缺少申请人作为在先权利人或利害关系人的主体资格证明，不符合《商标法》第三十三条和《商标法实施条例》第二十四条的规定，对上述商标异议申请作出了不予受理的决定。申请人不服商标局异议申请不予受理决定，向我局提起行政复议申请。

分析点评：本案的焦点问题是申请人是否提交了具备启动异议程序的适格主体资格证据。

       根据《商标法》第三十三条的规定，以违反《商标法》第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定提出异议的主体应为在先权利人、利害关系人；以违反《商标法》第十条、第十一条、第十二条规定提出异议的主体可以为任何人，不受主体资格限制。该条款关于异议人主体资格限制的内容是商标法第三次修改新增加的内容，其立法目的在于制止恶意异议，加快商标授权确权程序，明确规定依相对理由提出异议申请的，限定为在先权利人和利害关系人。因此，商标局有义务对异议申请是否满足主体资格要件进行形式审查。

       本案中，申请人在异议中虽然提及了《商标法》第九条、《民法通则》第四条、《反不正当竞争法》第二条和第五条等法律依据，但是归纳其异议理由的实质仍然是认为涉案商标注册侵犯其“LEIQI”商标在先使用权。而依商标在先使用权为理由提起异议，依据《商标法》第三十三条的规定，需要提交申请人作为在先权利人或利害关系人的证据。本案中，申请人虽然提供了“LEIQI”商标产品照片和包装原件，但是上述证据未能体现使用时间和申请人名称，既不能证明“LEIQI”商标使用时间的在先性，也不能证明申请人与“LEIQI”商标或产品之间的关系，不能证明申请人为在先权利人或利害关系人。另外，上述证据材料为英文，未提供中文翻译。《商标法实施条例》第六条规定：“依照商标法和本条例规定提交的各种证件、证明文件和证据材料是外文的，应当附送中文译文；未附送的，视为未提交该证件、证明文件或者证据材料。”因此，本案应视为申请人未提交其作为在先权利人或利害关系人的证明。《商标法实施条例》第二十六条规定，“商标异议申请有下列情形的，商标局不予受理，书面通知申请人并说明理由：……（二）申请人主体资格、异议理由不符合商标法第三十三条规定的；……”。依据该规定，商标局作出异议申请不予受理决定于法有据，并无不当。因此，我局维持了商标局的异议申请不予受理决定。

       2015年，我局收到对异议申请不予受理决定不服提起的行政复议案件占比23.2%，这与商标法第三次修改后部分申请人、商标代理人不适应异议程序启动主体的变化有很大关系。依绝对理由提起行政复议的，异议理由的阐述应与所适用法条形成对应关系；依相对理由提起异议申请的，必须证明申请人为在先权利人或利害关系人。证明异议申请人为在先权利人或利害关系人，不需要在先权利可以成立的大量证据，但是所提交证据必须形成证据链，能够证明权利的在先性以及该权利与申请人的关系。否则，异议申请将因为缺少主体资格证明文件，不符合《商标法》第三十三条规定为由被不予受理，申请人将错失通过异议程序维护自身权利的机会。

三、优才国际贸易（大连）有限公司不服商标局注册申请不予受理决定提起行政复议案

       案情简介：2015年7月13日，优才国际贸易（大连）有限公司（以下称申请人）委托大连万友专利事务所，向商标局提交了第17411166号“优才”商标注册申请。申请人提交的商标注册申请书的国内接收人地址栏中填写了其委托代理人大连万友专利事务所的地址。商标局经审查认为，申请人系国内申请人，不属于《商标法实施条例》第五条规定的可以填写国内接收人的申请人范围，根据《商标法实施条例》第十八条的规定，于2015年7月20日向申请人作出了商标注册申请不予受理决定。申请人对商标注册申请不予受理决定不服，向我局提起行政复议申请。

分析点评：本案的焦点问题是在商标注册形式审查中，商标注册申请文件有瑕疵的，商标局应按照《商标法实施条例》第十八条第二款的规定给予补正机会。

       《商标法》第二十七条规定，为申请商标注册所申报的事项和所提供的材料应当真实、准确、完整。《商标法实施条例》第十八条第二款规定，商标注册申请手续齐备、按照规定填写申请文件并缴纳费用的，商标局予以受理并书面通知申请人；申请手续不齐备、未按照规定填写申请文件或者未缴纳费用的，商标局不予受理，书面通知申请人并说明理由。申请手续基本齐备或者申请文件基本符合规定，但是需要补正的，商标局通知申请人予以补正，限其自收到通知之日起30日内，按照指定内容补正并交回商标局。在规定期限内补正并交回商标局的，保留申请日期；期满未补正的或者不按照要求进行补正的，商标局不予受理并书面通知申请人。《商标法实施条例》第五条第三款规定，申请商标注册或者转让商标，商标注册申请人或者商标转让受让人为外国人或者外国企业的，应当在申请书中指定中国境内接收人负责接收商标局、商标评审委员会后继商标业务的法律文件。

       《商标法实施条例》第十八条虽然未对补正的具体情形作明确规定，但是从条例规定的文义来看，在进入实质审查前，申请手续和文件存在瑕疵的，应该给予申请人补正的机会。本案中，申请人虽然不属于《商标法实施条例》第五条规定的应填写国内接收人和国内接收地址的外国人或外国企业，但是其在国内接收人地址栏中填写的内容并不妨碍商标注册实质审查，应属于《商标法实施条例》第二款规定的“申请手续基本齐备或者申请文件基本符合规定”的情形。即使商标局认为该国内接收人地址栏不应填写，也应当按照《商标法实施条例》第十八条第二款的规定通知申请人补正。商标局未通知申请人补正，直接作出注册申请不予受理决定违反法定程序。因此，我局撤销了商标局的注册申请不予受理决定。

四、株式会社东商不服商标局视为放弃商标注册申请决定提起行政复议案

       案情简介：2013年3月13日，株式会社东商（以下称申请人）委托中国国际贸易促进委员会专利商标事务所向商标局提交了商标注册申请，申请号为12255340、12255345、12255347，申请类别为第7类。商标局经审查认为，上述商标注册申请所申报的部分商品名称不规范，先后4次向申请人发出了《商标注册申请补正通知书》，申请人均在期限内进行了补正。但商标局认为最终补正的商品名称仍然不规范，根据2002年9月15日起施行的原《商标法实施条例》第十八条的规定，商标局于2015年3月12日作出3份《视为放弃商标注册申请通知书》，该通知书于2015年4月15日从商标局寄出。2015年4月2日，申请人向商标局提交了删减商品/服务项目申请。2015年4月24日，申请人收到了商标局发出的《视为放弃商标注册申请通知书》。申请人认为，在申请人明确提交删减商品申请后，被申请人仍然作出视为放弃商标注册申请决定于法无据，向我局提起行政复议。

分析点评：本案的焦点问题是商标局作出的视为放弃商标注册申请决定在申请人的删减商品项目申请之后发出，对申请人是否应发生法律效力。

       《商标法实施条例》第十七条第一款规定，申请人变更其名义、地址、代理人、文件接收人或者删减指定的商品的，应当向商标局办理变更手续。根据该规定，申请人有权利删减指定的商品项目。

       本案中，申请人经过多次补正仍不能达到商标局的补正要求，其提出删减商品项目的申请符合《商标法实施条例》第十七条的规定。商标局虽于申请人提出删减商品项目申请前作出了视为放弃商标注册申请决定，但该决定一直没有发出，未对申请人产生法律效力。在申请人于2015年4月2日已经提出了商品删减申请的情况下，商标局于2015年4月15日才发出视为放弃商标注册申请决定。商标局未及时发出文件导致申请人的删减商品项目的权利丧失，从而可能对申请人权益造成不良影响。因此，商标局作出的视为放弃商标注册申请决定违反法定程序，我局撤销了商标局的视为放弃商标注册申请决定。

五、株式会社良品计画不服商标局核准第1348055号“无印良品及图”商标地址变更及转让的具体行政行为提起行政复议案

       案情简介：第1348055号“无印良品及图”商标（以下称涉案商标）由杭州下城区立波皮具商店于1998年9月28日申请注册，商标局于1999年12月28日注册公告。2007年5月25日杭州下城区立波皮具商店申请地址变更，商标局于2007年7月25日予以核准。2011年8月19日，杭州下城区立波皮具商店与杭州无印良品服饰有限公司共同申请将涉案商标由杭州下城区立波皮具商店转让给杭州无印良品服饰有限公司，商标局于2012年5月9日予以核准。2008年10月20日，株式会社良品计画（以下称申请人）曾向商标局提出涉案商标注册人死亡∕终止注销申请。2008年11月18日，申请人曾向商标局提出涉案商标连续三年不使用撤销申请。2013年3月8日，申请人曾向商标评审委员会提出涉案商标撤销复审申请。

       2015年2月15日，申请人向我局提起行政复议，主张其刚得知杭州无印良品服饰有限公司向杭州工商局投诉申请人在当地销售的相关产品侵权,称申请人才是“无印良品”商标的真正权利人。另外主张杭州无印良品不是涉案商标的合法权利人，他们是通过与关联主体杭州市下城区立波皮具店合谋欺骗商标局、通过非法变更及转让程序骗取到涉案商标专用权的。综上，申请人认为商标局核准涉案商标变更和转让存在错误，请求撤销商标局具体行政行为。

分析点评：本案涉及到的焦点问题是应在法定复议期限内提出复议申请。

       《中华人民共和国行政复议法》第九条规定，公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起六十日内提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限超过六十日的除外。因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的，申请期限自障碍消除之日起继续计算。《行政复议法》第十七条第一款规定，行政复议机关在收到行政复议申请后，应当在五日内进行审查，对不符合本法规定的行政复议申请，决定不予受理，并书面告知申请人。《行政复议法实施条例》第四十八条第一款第（二）项规定，受理行政复议申请后，发现该行政复议申请不符合行政复议法和本条例规定的受理条件的，行政复议机关应当决定驳回行政复议申请。

       本案中，申请人声称其刚得知被申请具体行政行为，但是被申请具体行政行为分别发生在2007年和2012年，从查明的事实可知，申请人已经通过商标确权的多个程序申请撤销涉案商标，因此可以合理推断申请人并非刚得知被申请具体行政行为。申请人于2015年2月15日才提出复议申请，显然超过了60日的法定复议期限，并且本案也不存在法律例外规定的情形。根据《行政复议法》第十七条和《行政复议法实施条例》第四十八条第一款第（二）项规定，我局驳回了申请人的复议申请。

行政复议有便捷、利民、高效的特点，审限仅为六十天，但是为了达到迅速定纷止争的效果，行政复议法对复议申请人提出行政复议申请也规定了较短的法定期限。2015年出现多起申请人提出行政复议申请超期的案件，影响了申请人有效维护自己的权益。因此，复议申请人应及时主张自己的权益，在法定复议期限内提出行政复议申请。

六、迈进精密部件有限公司不服商标局异议申请不予受理决定行政复议案

       案情简介：2014年9月20日,商标局在总第1424期《商标公告》上对第12937274号“无尾TANGLESS”商标（以下称涉案商标）予以初步审定公告，法定异议期为2014年9月21日至2014年12月20日。2014年12月18日，商标局收到申请人委托北京旭知行知识产权代理有限公司邮寄递交的针对上述商标的异议申请。异议申请材料包括：异议申请书、异议理由书等。申请人于2015年3月18日提交了异议申请补充材料。商标局经审查认为，该异议申请缺少异议人作为在先权利人或利害关系人的主体资格证明，依据《商标法》第三十三条和《商标法实施条例》第二十四条第一款的规定，于2015年4月24日对上述商标异议申请作出了不予受理的决定 。

       申请人不服商标局异议申请不予受理决定，向我局提起复议申请。申请人认为，第一，申请人异议理由包含《商标法》第十条第一款理由，可以不提交主体资格证明。第二，申请人于三个月补充证据期限内提交了主体资格证据，提交的证据时间和形式均符合《商标法》有关规定，商标局应予受理。

分析点评:本案涉及两个焦点问题：一是主体资格证据材料是否可以在三个月补充证据期限内提交；二是如何判断申请人提出异议的法律依据以明确是否需要提交主体资格证明。

       第一，《商标法》和《商标法实施条例》有关规定明确了异议主体资格证据必须在三个月异议期内提交，否则不予受理，该主体资格证据不属于可以补充提交证据的范围。

       《商标法》第三十三条规定：“对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，可以向商标局提出异议。”按照该条的文义解释，启动异议程序的主体资格证据应当在提出异议申请时提交，法定期限是三个月。

另外，《商标法实施条例》第二十四条和二十六条也对异议申请必须提交的材料和不予受理的情形作了明确规定。《商标法实施条例》第二十四条明确规定：“对商标局初步审定予以公告的商标提出异议的，异议人应当向商标局提交下列商标异议材料一式两份并标明正、副本：（一）商标异议申请书；（二）异议人的身份证明；（三）以违反商标法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定为由提出异议的，异议人作为在先权利人或者利害关系人的证明。”《商标法实施条例》第二十六条第（二）项规定，申请人主体资格、异议理由不符合商标法第三十三条规定的，商标局不予受理，书面通知申请人并说明理由。《商标法实施条例》第二十七条第二款中“可以补充提交的证据”，仅限于影响异议实体审查结论的证据，不包括主体资格证据。从上述规定来看，异议主体资格证据也应在三个月法定异议期限内提交，如果允许提交异议申请后三个月内补充材料，则等于将《商标法》第三十三条规定的三个月异议期延长到六个月，这是适用法律错误，且对被异议人显失公平。

       实践中，在先权利的主体资格证据与在先权利能够得到认定和保护的证据必然会有所交叉。需要明确的是，商标局在形式审查中并不需要在先权利可以得到实体支持的大量证据，而仅需要在先权利的基本证据以及此在先权利归属于申请人的证据。在提交适格的主体资格证据后，申请人完全可以在三个月补充期内再提交相关的在先权利证据以提高在实体审查中得到保护的几率。

       第二，根据《商标法》第三十三条的规定，商标局有义务对异议申请是否满足启动程序的主体资格要件进行判断。判断时，应结合异议申请书、异议理由书中阐述的理由以及法律依据综合进行判断。

       根据《商标法》第三十三条的规定，以违反《商标法》第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定提出异议的主体应为在先权利人、利害关系人；以违反《商标法》第十条、第十一条、第十二条规定提出异议的主体可以为任何人，不受主体资格限制。

       本案中，申请人在异议中虽然提及了商标法第七条、第十条第一款第（七）、（八）项、第四十四条第一款的法律依据，但是从其异议理由书中的阐述来看，其异议理由的实质仍然是认为涉案商标与其在先使用并有一定知名度的“无尾 TANGLESS”商标近似，此亦应属于《商标法》第三十二条调整的范围。而依商标在先使用权为理由提起异议，不适用任何人均可以提起异议的法律情形，仍然要提交申请人作为在先权利人或利害关系人的证据。本案中，申请人主张涉案商标侵犯了申请人对“无尾TANGLESS”商标的在先使用权，但是申请人在首次提交异议材料时未提供证据予以证明，因此，上述异议申请缺少申请人作为在先权利人或者利害关系人的证明文件。申请人虽于2015年3月18日补充提交了主体资格证明文件，但是已经超过了法定异议期限，不符合《商标法》及《商标法实施条例》的规定，不再属于形式审查应予考虑的内容。因此，我局维持了商标局的异议申请不予受理决定。

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