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无效宣告请求书为何愈发的惆（臭）怅（长）？

22075次 2019-12-16

　　在专利有效性评价的现有制度设计下，单次无效宣告程序的冗长化趋势日益明显，其更多源于无效宣告请求人趋利避害的艰难抉择，而在缺少一些制度疏导的情况下，料想一时难以根治，并会在较长时间内持续。

　　虽然无效宣告请求书并不对外公示，但实践中一个明显感受是，如今的无效宣告请求书存在篇幅变长、无效理由、证据及结合方式增多的趋势【1】 。加上专利权人修改权利要求，提交大量反证，使无效程序军备竞赛化，非但给专利权人和复审委【2】 带来极大的负担，请求人恐怕也不胜其烦，且遭人嫌弃。

　　在贯彻落实提质增效、无效案件平均审查周期压缩到5个月的大背景下，本文对复审委的工作表示充分尊重与理解。但正所谓屁股决定脑袋，专利权人因授权专利拥有的对世权理应无条件接受公众的监督;居中裁判的复审委和志在必得的请求人可能会因工作属性不同对单次无效程序冗长化产生一定分歧。本文站在请求人的角度，试图剖析其在制作无效宣告请求书时的内心惆怅，开展批评与自我批评。

　　一、使用多项无效理由——谁知道哪块云彩会下雨

　　世上没有无缘无故的爱与恨，请求人不倚仗某个无效理由或证据一击毙命，恰恰是为了在一次无效程序中使出十八般武艺，毕其功于一役。

　　1、存在即合理——新颖性/创造性之外的理由

　　专利法实施细则中明确规定的13种无效理由，均能为请求人所用。新颖性/创造性无效理由使用频率和作为无效决定依据的概率较高，体现了无效程序中各方对技术内容的重视和专利作为技术类案件的应有之意，但当然不能因此排除适用其他无效理由的合理性。在专利确权程序中基于各种无效理由对目标专利进行全方位审视本应无可厚非，这也是专利授权程序中的常态。而对于某些特殊领域，例如医药生物领域，基于专利法第二十五条、第二十六条第三款、第四款的无效理由有时能带来预料不到的效果。

　　2、有多少无效可以重来

　　对于复审委而言，只要一项无效理由成立，即可据此宣告专利无效，无再就该案的其他理由予以评述之必要【3】 。这种做法一定程度上兼顾了效率与公平：复审委在及时作出无效决定的同时，对其他理由未予评述不会影响专利无效的结论;即使无效决定在后续行政程序中被撤销(虽然实际撤销率极低【4】 )，复审委依然可以对其他理由重新予以审查。

　　而请求人，尤其是当其在涉及涉案专利的侵权诉讼中作为被告时，却没有容错空间。请求人/被告基于侵权诉讼答辩期内的无效宣告请求固然可以请求中止诉讼，但若无效程序准备不周非但不能将专利无效，反倒会给涉案专利，尤其是原本需要专利评价报告来证实其稳定性的实用新型和外观设计专利镀上一层稳定性较高的金。其后果是，即便请求人后续再次提起新的无效宣告请求，法院出于对行政机关在先无效决定和专利稳定性的信赖，可以不再中止诉讼【5】 。

　　更坏的情形是，如果未能无效掉涉案专利，继而请求人/被告在侵权诉讼中败诉，即便涉案专利经过行政程序或新的无效宣告程序最终被宣告无效，对在宣告专利权无效前法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定不具有追溯力【6】 。

　　请求人固然想做一击毙命的狙击手，但残酷的现实会让其出于稳妥，不惜动用大炮打蚊子，即便是打中了也要再补上几枪。

　　二、新颖性和创造性的艰难抉择——趋利避害的本性使然

　　1、富贵险中求——使用新颖性无效理由既要懂技术，也要有胆识

　　与创造性的“三步法”相比，新颖性的评价标准相对客观，只要能够认定专利属于现有技术或现有设计，便可得出不具备新颖性的结论，从而避免陷入创造性非显而易见性的鏖战。

　　但新颖性评价同样存在不确定性，尤其是涉及技术特征比对时。以发明或实用新型为例，在判断是否属于同样的发明或实用新型时，可能会因为权利要求或现有技术的技术方案中的技术特征过于琐碎，或者技术术语不甚清楚，导致结论模棱两可。而为了遵循单独比对原则，请求人还会面对权利要求的技术方案究竟是在一份现有技术中的一项还是多项技术方案被公开的问题。是咬着牙认为技术方案已被现有技术全部公开，仅评价新颖性便潇洒转身?还是退而求其次地认定区别技术特征并评价创造性，小心驶得万年船?请求人需要作出艰难抉择。

　　2、左右逢源？——新颖性和创造性，一个都不能少

　　为了避免新颖性评价不被认可，请求人在新颖性评价后，有时会增加创造性的假定评述，“即使专利权人认为权利要求1的某项技术特征未被对比文件1公开，该区别技术特征也属于本领域公知常识，权利要求1相对于对比文件1与公知常识的结合不具备创造性”【7】 。更有甚者，请求人在新颖性评价中认定权利要求1所有技术特征均被对比文件1公开后，又将对比文件1中不确定是否公开的技术特征认定为相对于对比文件1的区别技术特征，基于相同的对比文件1再次评述同一权利要求1的创造性。这种看似自我矛盾的逻辑，其实是请求人对于技术内容无法确认时，试图通过将事实认定的责任转嫁给复审委来降低自身风险，让复审委从技术内容角度先解决事实认定问题，继而从新颖性和创造性评述中挑选一个理由，将本应留给复审委的判断题偷换成了选择题。

　　基于“谁主张，谁举证”的原则，作为无效程序的发起人，请求人对自己提出的无效请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。上述转嫁责任的做法固然不值得鼓励，但从法理上讲，请求人分别提出了权利要求不具备新颖性和创造性的无效请求，也分别列明了其所依据的事实和证据，是否已经尽到了举证义务?抑或是属于“没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张”，并需要承担因举证不能带来的不利后果【8】 ?值得商榷。

　　对于技术方案是否被公开这种事实认定问题，存在一定的不确定性，即便是行政机构本身，也难免会百密一疏【9】 。请求人的上述做法虽然有试图两头获利，违反诚实信用原则之嫌。但一方面该做法不违反《专利审查指南》中规定的无效宣告程序审查原则的情况下;另一方面，单次无效宣告程序的冗长也可以一定程度上避免因请求人反复多次提出无效宣告请求【10】 导致的整体无效程序震荡，节约行政资源。能否对此予以包容，同样值得商榷。

　　3、退一步能否海阔天空？——用创造性理由代替新颖性理由

　　另外，请求人在综合权衡利弊后，如果放弃铤而走险地坚持评价新颖性，而是直接将不确定是否公开的技术特征认定为区别技术特征而评价创造性，看似是一个备选方案。当然这里的隐患是，虽然专利权人一般不会主动承认该区别特征被公开，但复审委经调查认定该特征不属于区别技术特征时，是会基于请求原则审查请求人的创造性理由，还是会拒绝接受请求人的创造性理由，不得而知。

　　三、创造性评价中多个证据和证据结合方式——不敢把鸡蛋放在一个篮子里

　　一份无效请求书中涉及创造性理由的证据/证据结合方式往往至少三五种，证据公开内容恨不得涵盖证据全文。在对于创造性判断没有十足的把握时，血淋淋的教训让请求人意识到，罗列尽可能多的公开内容和证据结合方式，先确保符合请求原则和程序合法是多么的重要。饭菜吃不完剩下，总比关键时候巧妇难为无米之炊强。

　　1、证据公开内容——有些话，你现在不说，就没机会说了

　　以(2017)京行终4283号行政判决书为例，请求人在无效请求书中仅主张使用附件8的实施例4，但在提出无效宣告请求之日起一个月内提交的《意见陈述书》中主张了证据8“权利要求1-2页，说明书第3-5页，附图1、2、7”公开的内容。口头审理程序中，请求人将附件8中的实施例2和3的实施方式也纳入现有技术的范围。复审委认为实施例2和3的实施方式并未超出附件8说明书第3-5页的内容范围，且专利权人在口头审理过程在对上述实施方式也充分陈述了意见。复审委出于行政效率的目的，将实施例2-4进行选择使用，并未违反请求原则。

　　由上可知，少引、漏引现有技术公开内容，尤其是对外文证据少译、漏译，很有可能在后续无效程序中让请求人举证不能，哑巴吃黄连，甚至只能重新提出无效宣告请求。因此，在当前愈发重视对技术方案的整体考虑的创造性评价中，适当多引用现有技术公开的内容是请求人很自然的选择。但也应当避免仅罗列证据内容，不作任何其他说明，未对涉案专利和对比文件进行比较分析的做法【11】 。

　　2、证据和证据结合方式——多多益善？

　　在(2013)知行字第92号行政裁定书中，请求人的创造性无效宣告请求理由使用的证据结合方式包括对比文件2和公知常识的结合，以及对比文件3和公知常识的结合。而事实上，涉案专利的创造性评价需要基于对比文件3、对比文件2和公知常识的结合，而该结合方式请求人并未提出过。

　　在第25632号无效决定【12】 中，请求人使用对比文件1评价权利要求1的新颖性和创造性，使用对比文件1结合对比文件2评价从属权利要求2的创造性。而经审查，权利要求1相对比对比文件1具备新颖性和创造性，权利要求1和2相对于对比文件1与对比文件2的结合不具备创造性。在请求人原本可以使用对比文件1结合对比文件2兼评权利要求1的创造性，而实际上不管是出于对对比文件1的信赖还是出于简化无效程序的诉求，未做相应评价。多亏复审委基于《专利审查指南》的明确规定，依职权引入了权利要求1相对于对比文件1结合对比文件2不具备创造性的无效理由，才避免范围较小的权利要求2被无效，而其引用的范围较大的权利要求1维持有效的不合理审查结论。

　　以上问题，同样可以归咎于请求人对技术内容缺乏准确的把控，因而只能通过证据的堆叠来增加成功的几率。甚至不排除有些请求人还耍小伎俩，把内心认为较为主要且有把握的证据和/或证据结合方式有意隐藏在一堆证据和/或证据结合方式中间，以期达到隐藏案件争议焦点，给专利权人造成突袭的效果。

　　新修改的《专利审查指南》对此明确规定，在无效程序中存在多种对比文件结合方式的，应当首先比较分析最主要的结合方式。未明确最主要结合方式的，则默认第一组对比文件的结合方式未最主要结合方式。从客观公正的角度，笔者对该规定深表赞同。正如官方解读中所言，这既未损害请求人的请求权(并未禁止请求人在无效程序中使用多种对比文件结合方式)，也没有降低具体说明的标准，同时在请求书中明确请求人的主要主张，突显案件争议焦点，也有利于提升审查质量和效率，确保双方当事人的合理利益。

　　四、结语

　　中国哲学讲究“道、法、术”。类推到无效宣告程序中，其“道”体现在鼓励发明创造的同时，借助社会公众的监督力量，避免被授予的专利权不当侵害公有空间和公众利益。其“法”体现在现有的规则体系和司法实践，要在尽力平衡请求人的请求权与权利人的救济权的基础上实现程序节约。而本文中提及的凡此种种做法不过是请求人在道的法理中面对矛盾，趋利避害之“术”。

　　在当前的民行二元制下，不存在专利权无效抗辩制度，法院对专利的有效性也没有司法变更权，专利的有效性只能由专利行政部门认定。司法实践认为，复审委作为居中裁判者，以依请求审查为原则，依职权审查的情形仅为请求原则的例外，并受到严格限制【13】 。而制度建设层面，在《专利法修订草案(送审稿)》中添加的“必要的时候可以对专利权是否符合本法有关规定的其他情形进行审查”在《专利法修改草案(征求意见稿)》中也被删除。因此，在作为纠错程序(纠正先前授权错误)的无效宣告程序中，请求人只能自己发挥主观能动性。

　　大道至简，以道御术。从技术内容的事实认定角度解决事实问题，从无效理由适用角度解决法律问题，或是请求人的终极要义。但法未变，请求人只会为胜利而非情怀买单。原谅我，下一次的无效宣告请求书，恐怕还会是老太婆的裹脚布--又臭又长。

　　注：

　　【1】以2016年度专利复审无效十大案件之四--“主轴电机”发明专利权无效宣告请求案为例，据官方消息，其无效理由、证据及组合方式繁多，请求书多达780页。

　　【2】请允许以此熟悉且言简意赅的称谓代表更名后的“国家知识产权局专利局复审和无效审理部”。

　　【3】参见(2016)最高法行申1879号行政裁定书。

　　【4】根据复审委2018年的官方数据统计，当年因不服无效决定起诉率为24.71%，一审撤销无效决定率为12.63%。由于二者样本不完全一致，粗略估计，无效决定实际翻案率仅约为24.71%*12.63%=3.12%。

　　【5】参见《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(法释[2015]4号)第十一条。

　　【6】参见《专利法》第四十七条。

　　【7】这种假定评述在实践中往往会因为未明确区别技术特征和所谓的公知常识性证据，而不被认可。

　　【8】虽然是行政程序，但可参考适用《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条。

　　【9】参见(2018)最高法行申669号行政裁定书，被诉决定遗漏区别技术特征;参见(2016)京行终4169号行政判决书，驳回决定认为权利要求1不具备新颖性，复审决定主动以权利要求1不具备创造性维持驳回决定。

　　【10】“没有无效不掉的专利，如果有就再来一次”，知产库微信公众号，2017年7月19日。