三份商标转让协议牵扯出的一场商标纠葛

　　保持多年品牌委托加工关系的合作伙伴，在合作期满后因包含在委托加工协议里的商标转让条款而产生了纠葛。历时多年，双方的纷争仍在持续发酵，而当事人被法院冻结的2000万元银行存款及查封的价值1亿余元的房产也一直在被保全中。

　　多年的合作关系，变成了如今的公堂相见。对于涉案当事人而言，案件判决结果关系到企业的生存与发展。如何发挥司法主导作用定纷止争?包含在委托加工协议里的商标转让条款法律效力应如何确定?一方当事人能够请求法院通过民事判决的方式直接判令另一方已被核准的商标转让行为无效?上述问题是解决双方纠纷需要厘清的问题，而答案如何尚待法院裁判结果的作出。

　　三份合作协议

　　2009年4月14日，固铂成山(山东)轮胎有限公司(下称成山公司)与青岛保税区宏轮工贸有限公司(下称宏轮公司)基于此前良好的合作关系，签订了“ROADSHINE”品牌委托加工协议(下称协议)。

　　双方在协议中约定，成山公司(甲方)同意为宏轮公司(乙方)加工“ROADSHINE”品牌轮胎，“ROADSHINE”品牌属于宏轮公司所有，许可成山公司生产，该品牌主要在非洲、中东、东南亚地区进行销售，宏轮公司则负责品牌轮胎的出口清关事宜。双方商定合作期限为6年，自2009年4月1日至2015年3月31日。协议到期后，经双方书面确认后，可继续延长。双方同时约定：“乙方公司承诺双方合作达到10年以后，将ROADSHINE商标所有权及专用权免费转让给甲方。”

　　2010年1月26日，成山公司(甲方)与宏轮公司(乙方)签订补充协议，将合作业务拓展至轮胎模具(花纹圈)加工业务。双方在补充协议中约定：“原‘协议’合作10年后乙方同意将该品牌免费转让给甲方，经双方协商同意调整为合作6年(2015年4月14日)，ROADSHINE品牌将由乙方转让给甲方。”

　　2012年1月31日，成山公司(甲方)与宏轮公司(乙方)再次签订补充协议，协商同意增加“GOLDPARTNER”品牌在成山公司委托加工，将产品范围扩大至半钢胎，并约定：“GOLDPARTNER为乙方注册的商标，乙方拥有GOLDPARTNER品牌的所有权及专用权……乙方承诺自2015年4月14日起，GOLDPARTNER品牌将由乙方无偿转让给甲方。”

　　双方合作进行到2013年，由于出口退税政策变化的原因，宏轮公司仅从事轮胎等保税货物的仓储业务，不再经营出口业务，其与成山公司的实际合作至同年10月结束。

　　2013年10月20日，宏轮公司为驭神全球有限公司(下称驭神公司)在青岛保税区储运轮胎产品，宏轮公司向成山公司出具担保承诺书，为驭神公司从成山公司购买“ROADSHINE”和“GOLDPARTNER”品牌轮胎提供全额担保，担保期为6年(2013年10月20日至2019年10月19日)。

　　2015年11月18日，宏轮公司与青岛依天通贸易有限公司(下称依天通公司)签订关于“ROADSHINE”“GOLDPARTNER”“金GO合 GOLDPARTNER”3件商标的转让协议，后于2016年11月17日经核准转让予依天通公司。

　　一纸民事诉状

　　签订商标转让协议一年后，宏轮公司与依天通公司收到了来自成山公司的一纸诉状。

　　2016年12月26日，成山公司向山东省威海市中级人民法院(下称威海中院)提起诉讼，请求法院确认宏轮公司将“ROADSHINE”和“GOLDPARTNER”商标转让给依天通公司的行为无效，判令宏轮公司履行协议约定，将其国内及国际注册的“ROADSHINE”和“GOLDPARTNER”商标免费转让给成山公司，并判令宏轮公司赔偿因拒不履行商标转让义务给成山公司造成的经济损失6000万元。

　　成山公司表示，根据双方签订的委托加工协议及两份补充协议，2015年4月14日协议约定期限届满后，成山公司要求宏轮公司办理“ROADSHINE”和“GOLDPARTNER”商标转让事宜，宏轮公司拒绝办理。而且在双方协商过程中，宏轮公司恶意将其“ROADSHINE”与“GOLDPARTNER”商标转让至依天通公司名下，试图逃避履行合同义务。

　　成山公司提起诉讼的当天，还向法院提出财产保全申请，请求冻结宏轮公司银行存款6200万元或查封其价值相当的财产。威海中院当日出具了保全裁定书，裁定冻结宏轮公司银行存款6200万元或查封其价值相当的财产，并查封登记在依天通公司名下的“ROADSHINE”和“GOLDPARTNER”商标，查封期限为3年。

　　据悉，法院实际冻结了宏轮公司名下两个银行账户的存款2000多万元，查封宏轮公司的房产土地价值近1亿元，系宏轮公司名下拥有的全部厂房、土地及银行账户。宏轮公司不服上述财产保全结果，随后向法院提出财产保全执行行为异议，主张其正常经营、有足够的履行能力，成山公司申请财产保全的依据明显不足，而且法院查封的房产估价远远超过诉讼标的额，应当解除超标的额部分的查封。

　　威海中院认为，宏轮公司被冻结的两个银行账户的存款折算总额不足2000万元，不足部分仍需查封其价值相当的房产。据此，威海中院裁定驳回了宏轮公司对超标的额保全的异议。

　　案件审理过程中，成山公司将请求判令转让的商标确定为宏轮公司转让给依天通公司在国内注册的3件商标，分别为第1394322号“ROADSHINE”商标、第1451462号“金GO合 GOLDPARTNER”商标、第13123197号“GOLDPARTNER”商标(下统称涉案商标)。

　　多位专家之言

　　包含在委托加工协议利的商标转让条款，其法律效力应如何确定?若涉案委托加工协议及补充协议中关于商标转让的约定有效，成山公司将涉案商标转让给依天通公司的行为的效力如何认定?民事判决是否当然影响涉案商标权移转的法律效力?这些问题，是解决双方纠纷的关键所在。

　　“双方签订的委托加工协议及其补充协议系若干类型合同组成的非典型性合同。合同的主干是承揽合同，承揽合同里面涉及商标专用权的约定。对于其中个别合同条款的法律效力，需将不同条款拆分后分别进行判断，还要衡量双方履行合同所获利益是否显失公平。”清华大学法学院教授、资深合同法专家崔建远表示，合同的效力和有效性是该案的关键问题，最高人民法院在关于适用合同法若干问题的解释中，明确了合同是否成立的三要素，即当事人名称或者姓名、标的、数量，如果当事人对合同是否成立存在争议，而上述三要素不能确定，则相关合同不成立。

　　“涉案委托加工协议中对于商标转让的约定，并未形成一个独立的商标转让合同，只是其中一个条款，应当理解为委托加工协议全部履行完毕后商标权才能够予以转让。”中国科学院大学教授李顺德指出，涉案委托加工协议及两份补充协议虽然约定了明确的合同履行期限，但对于商标转让事宜并未约定具体的注册商标或商标转让数量，而且相关条款中提到的“品牌”与“商标”并非相同的法律概念，品牌转让是否意指涉案商标转让并不明确。

　　“双方对于免费转让商标的约定可以视为附条件的赠与合同，在合同标的不明确且实际合作结束早于约定期限的情况下，赠与合同难以履行。”中国知识产权法学研究会会长、中国人民大学知识产权学院院长刘春田分析指出，就附条件的法律行为而言，由于合同不能履行的情况出现，实际履行完毕日期早于合同约定日期，宏轮公司在后的商标转让行为并不构成恶意。“涉案委托协议中约定的商标转让的履行系附条件的法律行为，双方的实际合作期限是否达到合同约定期限是判断违约与否的关键因素之一，需要成山公司加以举证证明。即便合作期限已满约定的6年，涉案商标已被依法核准转让，法院无权直接要求依天通公司过户给成山公司。”

　　“商标权转让不仅需要双方合意，且须经国家知识产权局商标局核准登记方能生效，涉案商标权利的归属并不依协议的签订而发生移转。”中国政法大学教授来小鹏认为，成山公司将涉案商标转让给依天通公司的行为系正当行使商标权，依天通公司已合法取得涉案商标权，民事判决不能当然影响涉案商标权转让的法律效力