正确应对被外企抢注商标的正确打开方式

　　中国是巨大的劳动力输出国，这吸引了不少国外企业委托我们国内企业代为加工生产产品，产品加工生产完毕后将LOGO附着于产品上再出口到拟销售的各个国家或地区。该类产品几乎不在国内销售或仅在网上或较小的实体店销售一些尾单。这类外企在其本国或批量销售国一般均将所使用LOGO申请了商标，但在仅为代加工生产而不销售的国家,有的国外企业将使用的LOGO申请了商标，有的则没有，而没有在中国申请为商标的LOGO便成为了商标抢注人最喜欢的“菜”。

　　国外企业的LOGO遇到上述被抢注的情形该如何应对呢？结合办案经验，笔者与大家慢慢道来。

　　2015年初，笔者接到一美国客户电话，称其在中国贴牌生产的某一儿童服饰的LOGO被国内某自然人抢注（以下称“抢注人”）。该抢注人电话给笔者的客户称客户的产品涉嫌侵犯其商标权，客户要解决这个事情有两个选择：要么赔偿侵权损失，要么购买其商标。业内人一听肯定都能判断出该抢注人是职业商标抢注人，但也不排除诈骗。

　　与客户沟通完基本案件情况后，笔者所在团队迅速的检索涉案LOGO，果然已经注册，但庆幸的是该商标尚在公告期，虽然距离公告期满仅有10天的紧张时间。与客户沟通涉案商标目前的状态后，笔者建议客户做商标异议，客户也是很果断地同意了我们的建议。此后，笔者所在团队和客户开始了无比复杂烧脑的证据搜集工作。笔者所在团队夜以继日的认真仔细搜集整理证据并归类后（第一批证据1000多页），功夫不负有心人，时隔一年零4个月终于等来了商标局对涉案商标不予注册的决定，抢注人也没有再申请复审。

　　商标局之所以能作出不予注册的决定，与作为异议人准备的异议事实理由和证据是密不可分的，现以本案为依托与大家分享。

　　首先，迅速检索涉案LOGO的状态，以确定可能的应对策略，并为客户分析每种应对策略的利弊，以方便客户迅速果断的作出决定。本案中，向客户分析异议的必要性和成功可能性，以及如不申请异议，将来面临的风险和再想撤销或无效涉案商标的难度系数供其参考。

　　其次，确认国外客户在国内是否已经在相同或类似商标群就涉案LOGO提出商标申请，如果没有申请，建议客户在对涉案商标提出异议的同时，就涉案LOGO在相同或近似类别同时提出商标注册申请，保证在异议涉案商标成功后能尽快的将涉案LOGO做为商标申请至自己名下，防止再“花落别家”。

　　本案中，笔者所在团队建议客户就涉案商标（25类）提出异议的同时，建议客户在25类和35类就涉案LOGO同步提出商标申请，客户采纳了我们的建议。有人可能会说，有被异议商标在前面挡着，在25类的申请肯定会被驳回的，这种顾虑是可以理解的，但并不能因此使客户失权。因为客户新申请商标被驳回后，笔者所在团队申请了驳回复审申请以此来拖长时间等待异议的结果。就在此过程中，商标局作出了对被异议商标不予注册的决定，笔者所在团队将此决定作为驳回复审申请的证据提交商标评审委员会，商标评审委员会采纳了此证据，现客户新申请商标已经被核准注册。笔者所在团队用异议和新申请同时展开的方式，实现了时间上的无缝对接。

　　第三，证据准备要尽可能的细化分类并予以装订，并做好证据目录，这样方便审查员审查，帮助审查员提高了效率就等于帮助了客户，唯一辛苦的可能是代理人。

　　本案中，笔者所在团队在证明抢注人恶意时，将恶意抢注人申请的所有商标（接近400个）全部下载打印，然后按照如下步骤整理装订并编码：

　　1、确认其申请商标总数；

　　2、搜索确认其名下每一商标是否已经有他人在先使用或媒体宣传或新闻报道等公开信息，或是否是驰名著名商标，如有附在该商标后面（这部分的工作量相当大）；

　　3、其名下申请商标有多少是被提出异议或无效的，有多少商标因被提出异议或无效而不予注册或撤销的；

　　4、同时提交恶意抢注人与客户当时谈判购买商标的通话记录。

　　通过上述整理，发现抢注人名下的将近400个商标全部是恶意抢注外企早已使用过的未注册商标，且有很多因此被异议或无效掉的，以此来证明抢注人的恶意。商标局审查员看到整理厚厚的证据时可能都震撼了，审查员看完这部分的证据清单和井井有条的证据时可能就会产生恶意抢注的内心认定。

　　第四，尽可能的搜集客户（异议人）在先使用的证据。本案中，笔者所在团队从客户标识（logo）的设计起源追起，包括客户与设计公司的委托设计合同及付款、发票；客户的广告投入载体（包含杂志原件、报纸原件、网页、参加展会的新闻报道及图片、客户在全球的店面分布、销售发票等）及费用、发票等；委托国内生产、销售或在网站销售的全部相关证据；报关出关的所有资料等；客户带有涉案商标标识的产品实物等等。以上均纳入证据清单，并分类装订好，审查员审查时一目了然。以上工作相当艰巨复杂，但呈现给审查员的却是井井有条的装订有序的证据，自然会得到肯定。

　　从以上案例来看，外企发现LOGO被抢注时要果断采取措施予以补救，同时也要做好预防措施：

　　第一、因为商标具有地域性，拟委托国外工厂代加工时，要在代加工厂所在国及时做好商标申请相关工作，以防被抢注或被抢注人抢注后的勒索。

　　第二、在代加工厂所在国申请注册商标成功后，要及时在其海关进行商标备案，一方面用以布控假冒或侵权产品的海关防线，另一方面遇有商标在类似群被抢注时，也可以作为使用商标的证据之一。

　　第三、因外观设计或著作权与商标属于不同部门审查，部门之间缺乏关联，商标审查员一般也不去审查是否侵犯他人在先的外观设计专利权或著作权，这便给恶意抢注人抢注提供了法律空白，抢注人除了抢注外企未在中国的未注册商标外，还会将外企的外观设计或著作权抢注为商标，所以外企的外观设计和著作权所涉及的标识最好在代加工所在国也提前做好商标注册或外观设计和著作权的权利申请工作。

　　反观中国企业在外设立代加工厂的情形，以上建议同样适用。

　　来源：IPRdaily中文网