《商标法》第四十四条第一款“其他不正当手段”解读

　　中国商标法中没有关于“恶意”的定义，“恶意注册”或“不正当手段”的表述散见在多个条款中。2016年12月，商标局、商标评审委员会（以下简称为商评委）联合发布了修订后的《商标审查及审理标准》。其中关于打击恶意注册，修订较多的主要是关于第四十四条第一款“其他不正当手段”的内容。

　　本文即针对该审理标准涉及的“抢注”特定主体私权以外的以“其他不正当手段”取得注册的商标注册行为，结合商评委打击以“其他不正当手段”取得注册的商标评审案件审理实践，就新修订的《商标审查与审理标准》的理解与适用、商标局与商评委实践中的异同、商评委与法院的共识与分歧、商标法相关条款之间的平衡展开解读。

　　一、“其他不正当手段”主要包括哪些情形

　　“其他不正当手段”中的“其他”是相较于商标法第十三条、第十五条、第三十二条等条款规定的损害特定民事权益以外的，扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益等手段取得注册的行为；相较于上述条款对特定主体在先商标权利或其他在先权利的保护，商标法第四十四条第一款所指“其他”不正当手段损害的是不特定大多数主体的公益。

　　《商标审查及审理标准》列举了系争商标注册人三种典型的“其他不正当手段”：

　　（1）申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标构成相同或者近似的；

　　（2）申请注册多件商标，且与他人字号、企业名称、社会组织及其他机构名称、知名商品的特有名称、包装、装潢[1]等构成相同或者近似的；

　　（3）申请注册大量商标，且明显缺乏真实使用意图的。大量注册而不使用的商标囤积行为、以炒卖牟利为目的的商标注册行为，即属于最典型的以“其他不正当手段”取得注册的行为。

　　商标权作为法律拟制性权利，保护的应是生产经营活动中通过使用从而与特定商品或服务来源建立起联系的标识，而不是仅仅符号意义上的这个标识本身。上述“其他不正当手段”注册商标的行为，损害的不只是某个特定主体的权益，而是滥用商标注册制度，与商标注册制度设计的初衷背道而驰，在此意义上，扰乱了商标注册的基本秩序。

　　知识产权作为国家授权的法律制度，尽管独创性越强的商标固有显著性越强，但商标权的权利基础从来都不是独创性的智力成果本身，而是通过商业运作、经营管理、市场营销、广告宣传等方面投入凝结的商誉和市场竞争中的垄断性优势。上述以“其他不正当手段”注册商标的行为，损害了公平竞争的市场秩序，颠覆了公认的诚实守信之人的普通商业行为准则[2]，不仅有违诚实信用原则，更有违公序良俗原则，在此意义上，损害了公共利益。

　　（一）“其他不正当手段”的定性+定量

　　上述前两种具体情形中“多件”和第三种情形中的“大量”在数量上有所不同，但都没有绝对的定量标准，定性问题才是判定“其他不正当手段”的关键因素，即应结合系争商标申请人所注册商标的构成、是否有真实使用意图以及注册后的行为等因素，来综合判定其在申请注册当时的主观状态。

　　其中第一种情形，“较强显著性”主要指商标的固有显著性，如臆造的或具有独创性的商标。在此情形下，独立构思善意巧合的可能性较低，除非系争商标注册人有充分的合理理由和相应的证据，否则通常可以合理推定只有在接触或知晓他人商标的情况下才可能注册相同或基本相同的商标，即系争商标申请人具有复制、抄袭或摹仿他人较强显著性商标的故意。

　　第二种情形所例举的均为其他法律明确规定应予以保护的在先权利或权益。

　　第三种情形，就是典型的商标囤积行为，明显超出了正常的商业经营需要。“其他不正当手段”可能表现为上述某一种情形，更可能交织上述多种情形。

　　如“AmCham”系列商标案[3]，共涉及双方当事人间29件异议复审及1件无效宣告案件。“AmCham”为申请人中国美国商会的英文简称，独创性较强；且经申请人长时间使用，在经济、贸易、商务与投资领域享有较高知名度。系争商标注册人的法定代表人于1996－1997年间曾任申请人的董事，并曾建议申请人将“AmCham”作为商标进行注册。在此情况下，系争商标注册人自己自1998年起将“AmCham”作为商标在第9、18、21、28、32、39类等众多类别上先后申请注册了39件商标。该系列案件申请人主张的理由包括商标法第十五条和第三十二条等条款，但由于申请人“AmCham”标识在先使用的领域并不能覆盖系争商标注册的所有类别，因此难以认定系争商标的注册损害了申请人的在先商号权或构成第三十二条后半段所指以“不正当手段”抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标之情形。同时，尽管系争商标注册人基于与申请人的特定关系而明知申请人“AmCham”商标的存在，但由于现行商标法第十五条第二款要求申请人商标应在类似商品或服务上“在先使用”，因此该条款难以适用；而申请人引用商标法第十五条时明确主张的是第一款，但双方当事人的关系并不构成该款所指代理或代表关系。然而，系争商标注册人这一系列注册行为，有违商标法诚实信用的基本原则，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序，构成商标法第四十四条第一款所指以“其他不正当手段”取得注册的情形。

　　（二）注册制度下为什么不能容忍“明显缺乏真实使用意图”？

　　中国商标法虽然采用注册制度而非使用制度，但商标法第四条可以作为要求商标注册申请应有“真实使用意图”的法律条文来理解，即申请注册商标应基于“生产经营活动”的需要，否则其行为的正当性值得质疑。

　　依据《商标审查及审理标准》，判定“明显缺乏真实使用意图”。包括但不限于以下情形：

　　既无实际使用行为，也无准备使用行为，仅出于牟取不正当利益的目的，积极向他人兜售商标或向在先权利人回售商标，胁迫交易，向他人索要高额转让费、许可使用费、侵权赔偿金；注册后滥用注册商标专用权恶意诉讼等等。

　　商标本是区分商品或服务来源的识别标志，以“其他不正当手段”注册商标的行为仅以不当牟取为目的将商标本身商品化，扭曲了商标注册的授权基础和制度体系。

　　判断系争商标是否构成恶意注册的时间点是系争商标提出注册申请的时点，但可以通过其申请注册后的行为来推断其注册当时的主观意图，上述行为足见系争商标注册人取得商标专用权的目的显然并非真实诚信地用于“生产经营活动中”，而仅仅在于具有牟取不正当利益。

　　如第10619071号“UL”商标无效宣告案[4]，争议商标注册人大规模注册包括争议商标在内的2000多件商标；同时大量转让商标进行牟利；并向无效宣告申请人提出800万元的高额转让费；特别是将争议商标作为索赔工具提起大规模商标侵权诉讼，致使全国法院受理了涉及相同侵权事实的案件多达40多起[5]。北京知识产权法院认为争议商标注册人没有合理理由大量注册囤积其他商标的行为并无真实使用意图，不具备注册商标应有的正当性，构成以“其他不正当手段”取得注册的情形。

　　（三）什么是不正当占用公共资源中所指“公共资源”？

　　如上“UL”商标无效宣告案，争议商标注册人的大规模商标囤积行为及其引发的大量异议、无效及后续行政诉讼，以及针对同一事实的大批量侵权诉讼行为，一方面确实占用了大量的行政、司法资源，使商标注册制度中相应设置的行政、司法程序被某个主体的大量恶意注册行为所消耗；另一方面也挤占了有真实使用意图和正当注册需求的市场主体可以依法注册的商标资源，增加了其注册商标的时间成本和程序成本。

　　实践中还有一些案例中涉及到的“公共资源”是地名、物产、自然景观、文化遗产资源等等，这类案件适用第四十四条第一款主要在于占用公有领域资源的主观意图和行为手段是否正当。如第4706970号“海棠湾”商标无效宣告案[6]，争议商标注册人申请注册了包括“海棠湾”商标在内的30余件商标，其中若干为公众知晓的海南岛的地名、景点名称，并且多件商标有转让记录，争议商标注册人还曾联系海棠湾管理委员希望以高价转让“海棠湾”商标。争议商标注册人没有合理理由的大量注册行为，不仅明显缺乏真实使用意图，不具备商标注册应有的正当性，而且意图利用这类“公共资源”现实或潜在的经济价值待价而沽不劳而获，就属于典型的不正当占用公共资源的情形。

　　二、第四十四条第一款能否适用于异议或不予注册复审程序

　　由于第四十四条在现行商标法第五章关于“注册商标的无效宣告”章节，且开宗明义该条款针对的是“已经注册的商标”，因此，该条款能否适用于商标尚未获准注册前的异议程序和不予注册复审程序，商标局与商评委有不同的理解和实践；在不予注册复审的后续司法审查中，商评委也受制于法院在此问题上曾经出现的反复。

　　如果系争商标的申请注册确系采用了其他不正当手段，但在商标授权阶段，碍于严格的文义解释，认为适用四十四条一款属于适用法律错误，而放任其获得注册；待其获准注册后，再基于同样的理由和证据，剥夺其注册权利，并认为其权利自始即不存在，显然在虚耗行政或司法程序；对异议人或无效宣告申请人而言也许合法但未见得合理；对系争商标注册人而言，其权利得而复失，也会动摇商标注册制度的稳定性；特别是，如果系争商标注册人利用曾享有的注册专用权不当得利，更是对恶意注册的纵容。

　　（一）商评委与法院曾经的分歧与逐渐达成的共识

　　关于以其他不正当手段取得注册的商标应予无效的条款，在商标法2001年第二次修改后，为第四十一条第一款，商评委曾在相当长的时间内将该条款类推适用于异议复审程序，在后续行政诉讼中，司法机关就此法律适用问题也与商评委观点一致[7]。

　　但是，2013年2月，在第4001295号“banny OFFICE DEPOT”商标异议复审案[8]中，北京市高级人民法院认为，第四十一条第一款的适用范围是“已经注册的商标”，将其适用于异议复审程序系扩大法律适用，与行政职权法定原则相冲突。此分歧导致商评委在其后相当一批案件中被迫转而适用其他条款，或者由于法律适用问题而只能核准被异议商标获准注册。

　　2014年12月，在第6030458号“LOUISXIIIKING及图”商标[9]等19件系列异议复审案中，北京市高级人民法院的观点发生了转变，认为依据商标法的立法本意，对于以其他不正当手段申请注册的商标,不予以核准注册也是四十一条一款的应有之意。

　　特别是，2015年3月25日，在第8078350号“清样”商标异议复审案[10]中，北京市高级人民法院认为，该条款的立法精神在于贯彻公序良俗原则，维护良好的商标注册、管理秩序，营造良好的商标市场环境。根据该项规定的文义，其只能适用于已注册商标的撤销程序，而不适用于商标申请审查及核准程序。但是，对于在商标申请审查及核准程序中发现的以其他不正当手段申请商标注册的行为，若不予制止，等到商标注册程序完成后再启动撤销程序予以规制，显然不利于及时制止前述不正当注册行为。因此，商标局、商标评审委员会及法院在商标申请审查、核准及相应诉讼程序中,若发现商标注册申请人是以其他不正当手段申请注册商标的，可以参照适用现行商标法第四十四条第一款。

　　至此，关于该法条的适用问题，商评委与法院经历分歧终于达成共识。即：从法律解释的角度，商标法在授权（审查、异议）程序中未规定与确权（无效）程序中类似的条款，属于立法漏洞，需要执法、司法机关在个案中填补该漏洞；法律适用的方法可以是参照适用或类推适用。

　　但2013-2015年期间在此问题上法律适用的混乱，导致商评委因此原因的一审败诉案件由2014年的0.6%上升到2015的1.2%[11]；按照平均低于5%的一审应诉率粗算，这样的败诉比率影响到的是至少是数以百计甚至千计的商标评审案件，因此，也令当事人主张权利时无所适从。

　　（二）商评委与商标局在审理实践中的异同

　　在商标局目前的异议程序审理实践中，基于相同的事实和证据，适用的法律依据主要还是第三十条“不符合本法有关规定”的内容，或者十条一款（七）项误认条款、（八）项不良影响条款。商标局在注册审查程序中依职权主动审查时，更不会选择适用四十四条一款，而是适用十条一款（七）项或（八）项，甚至第七条关于诚实信用原则的总则性条款。

　　需要当事人特别注意的是，2014年商标法第三次修正后，异议后续的复审及司法审查程序发生了重大变化，在不予注册复审程序中，原异议人与被异议人不再是完全对等的双方案件当事人。这主要体现在三方面：

　　一是关于救济途径，如果异议不成立，原异议人不再有向商评委申请复审的机会；如果被异议人提出不予注册复审，被异议商标获准注册的，原异议人也不再有向人民法院提出诉讼的机会。

　　二是关于程序设置，原异议人参与不予注册复审程序提出的意见，不等同于其他双方案件中的答辩，无须送达被异议人质证，也没有双方案件中被申请人享有的答辩期限后三个月内后补有关证据材料的机会，除非原异议人意见中的事实和法律依据对案件结论可能产生实质影响，才会送达被异议人质证。

　　三是关于实体理由的审理范围，依据《商标法实施条例》第五十三条的规定，包括商标局的不予注册决定和申请人申请复审的事实、理由、请求及原异议人提出的意见。由于不予注册复审是被异议人启动的程序，其申请复审当然只会主张原异议人异议理由中商标局认为成立的部分。如果被异议商标的申请注册涉嫌采用了其他不正当手段，商标局异议裁定认为该项异议理由不成立，或者适用第三十条或其他条款成立，这种情况下，只有原异议人参加复审程序时，依据其在异议程序中相同的事实依据，主张不同的法律依据，商评委才有适用第四十四条第一款的可能。这种法律依据的转换并未改变相应的事实依据，因此并未超出不予注册复审的审理范围。这就提醒原异议人不要因为已经获得商标局的支持，就不再向商标评审委员会提出意见，或者仅仅针对被异议人的复审理由发表意见，而应为了维护自己的权益，尽可能积极地参与不予注册复审程序、并且全面地发表意见。

　　三、第四十四条第一款与其他条款的平衡

　　（一）第四十四条第一款与第三十二条能否并用？

　　第四十四条第一款的“其他不正当手段”中的“其他”有别于第三十二条后半段中以“不正当手段”抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。《商标审查和审理标准》基于案件审理实践对判定第三十二条后半段“不正当手段”需要综合考虑的因素做了常见情形的经验总结[12]。而《商标审查与审理标准》所列举的第四十四条第一款“其他不正当手段”中，第一种情形可能同时涉及第三十二条后半段不得损害特定主体在先商标权利的问题，第二种情形可能同时涉及第三十二条前半段不得损害特定主体其他在先权利的问题。因此，实践中，第四十四条第一款与第三十二条存在交叉的可能。

　　但是，第三十二条和第四十四条一款的适用要件不同、对启动程序的主体资格和期限要求不同、申请人的举证责任也不同。如果证据确凿、理由充分，并且是在先权利人或利害关系人可以主张相对理由的期限内，两条款不妨同时适用。

　　但是，需要申请人注意以下两个问题：

　　一是四十四条一款所谓“其他”不正当手段，特指关于损害私益的商标法相应条款之外的恶意注册，而不是泛指所有恶意注册；而三十二条后半段“不正当手段”仅指损害特定权利人经在先使用形成的商标权利的不当注册行为。

　　二是不予注册复审程序和无效宣告程序都是依请求启动的程序，商评委一般不应主动审查申请人没有主张的问题。而如果系争商标注册人的行为确属“其他不正当手段”情形的，商评委往往是综合考虑了系争商标注册人其他案件的事实和全部商标注册情况，即使其他商标可能并未被其他主体提出异议或无效宣告请求。因此，需要当事人在主张该理由时，尽可能充分地举证系争商标注册人全部商标注册的情况，以证明其损害的不只是自己的特定民事权益，同时也损害了其他不特定大多数主体的公共利益。

　　（二）涉及他人姓名的，第四十四条第一款与第十条第一款第（七）项、第（八）项、第三十二条应如何区别适用？

　　这些条款在《商标审查审理标准》中明确区分了不同的适用要件，针对的是不同情形的恶意注册行为。如商标中含政治、宗教、历史等公众人物的姓名相同或与之近似文字，足以对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的，可适用第十条第一款第（八）项；其他的公众人物，如文艺、体育界明星，未经本人许可将其姓名用作商标易导致公众对商品或服务来源产生误认的，可适用第十条第一款第（七）项的规定[13]。

　　如果系争商标混合了多种恶意情形，可以从不同的角度审查其是否分别违反了商标法相应条款的规定。需要注意区分的是主张私益与公益不同的主体资格要求，以及该姓名所有人是否为在世自然人。在世自然人自己来主张私权的，优先就第三十二条前半段关于姓名权的理由进行审理。

　　四、结语与建议

　　在中国商标法的语境和审理实践中，“不正当手段”可以理解为“恶意”的具体行为方式，而“恶意”强调的是客观表象后的主观意图。关于行为本身的不正当性，既包括以囤积商标为典型代表的扰乱商标注册秩序、不正当占用公共资源等情形，也包括基于对他人权利的知晓状态而意图作为商标据为己有的各种情形。前者就是本文所解读的商标法第十三条、第十五条、第三十二条等条款规定以外的“其他不正当手段”。

　　商标注册量为“多件”或“大量”的定量标准并不是判定是否构成“其他不正当手段”的唯一要件，该条款成立同时还要求其他定性标准。可以基于在先标识是否具有较强的显著性，系争商标与之是否高度近似而又无合理的解释；在先标识是否具有知名度；系争商标注册后是否存在误导宣传、胁迫交易、索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等等不正当行为，来综合判定系争商标注册人在申请注册当时的主观状态。基于是否扭曲了商标注册的授权基础和制度体系，背离了诚实信用的立法宗旨，来判定注册行为的性质和后果。以上述定性及定量标准为准绳，避免第四十四条第一款适用中宽严失当。

　　诚实信用的立法精神应贯穿于商标注册和使用的各个环节。对已经获得注册的商标，若属于以“其他不正当手段”取得注册的，皆可以通过无效宣告的注册后纠正程序剥夺其权利，并视其权利自始即不存在；那么，对于尚未获准注册的商标，若属于以“其他不正当手段”申请注册的，当然更应该及时制止其获得权利。因此，第四十四条第一款不仅适用于注册后的无效宣告程序，也可适用于注册前的不予注册复审及异议程序，甚至不妨适用于注册审查程序。

　　并且，本文所述无效宣告程序仅限于当事人就单一商标向商评委请求宣告无效的程序，但事实上，依照第四十四条第一款，商标局可以依职权对以“其他不正当手段”批量注册的商标批量地宣告无效。如1998年7月3日，商标局就曾依法撤销中国（深圳）对外贸易中心有限公司以不正当手段注册的67件商标，被评价为是商标确权机关对不正当注册行为的公开宣战，捍卫了法律的尊严，对我国商标确权制度的理论与实践具有重大现实意义[14]。

　　关于以“其他不正当手段”取得注册的商标，特别是商标囤积行为，也有观点认为这是注册制度不可避免的代价，制度的归制度，行政的归行政，市场的归市场。马克思在《资本论》里引用他人的话说，“资本如果有百分之五十的利润,它就会铤而走险；如果有百分之百的利润,它就敢践踏人间一切法律；如果有百分之三百的利润,它就敢犯下任何罪行”。而当前不当注册的注册成本及使用成本之低与注册后不当牟利的利润之高远远超过百分之三百的利润比。因此，从根本上打击包括以“其他不正当手段”取得注册的形形色色的恶意注册行为，就需要在根本的立法层面完善法律制度顶层设计。商标法第三次修改中的一些疏漏和问题，有待新一轮修法时得以弥补；行政裁决和司法审查中打击恶意注册已经积累的实践，有待新一轮修法时得以明确和固定。

　　例如关于注册制度与使用制度的平衡，如前所述，《商标审查与审理标准》中列举的第（3）种以“其他不正当手段”取得注册的情形就体现了商标注册应有真实使用意图的考虑，并且实践中，商标法第四条也可以被理解为要求商标注册申请应有“真实使用意图”，但商标法第四十四条、四十五条对无效宣告程序可以适用的实体条款有明确的具体的列举，并不包括第四条。英国、日本的商标法也采用注册制度，但为了阻止商标恶意注册，英国要求申请商标注册时须作出关于使用或善意使用意图的声明[15]，日本则是在商标审查阶段，审查员可以基于合理怀疑要求申请人提供相关证据以证明真实使用意图。尽管基于中国目前剧增的商标注册申请量，类似做法几乎不具备可行性，并且实际效用也恐将大打折扣；但是，可以通过制定罚则明确缺乏真实使用意图的商标注册申请可能在后续程序中被不予核准注册或宣告无效的法律后果。例如英国Demon Ale商标异议复审案，善意使用意图声明并不能证明申请人此意图，这就足以依照英国商标法第3条(6)关于恶意注册的规定驳回被异议商标的注册申请[16]。

　　再如，类似于第四十四条第一款的立法漏洞，应通过立法技术统筹兼顾予以填补。期待在商标法新一轮修法中，更加切实地贯彻“科学立法、民主立法”的精神，注意提高维护正当权利的便利性、加大恶意注册的违法成本，努力实现十九大报告提出的“以良法促进发展、保障善治”。