商标法论文十九： 商标正当使用的构成要件分析（上）

　　【 引言 】

　　在商标侵权案件中，当被告使用的标识与原告的商标构成相同或近似时，被告往往主张正当使用抗辩以期免除侵权责任。

　　出于对商标权利和公众利益的平衡，如果被告使用权利人的商标确有其合理性和正当性，应当判定其不构成侵权。

　　反之，如果冒然判定被告构成商标正当使用，系缩小了原告商标权的排斥力，有违商标法的立法目的。

　　因此，如何把握商标标识正当使用的界限对商标侵权判定具有非常重要的意义，在司法实践中，法院往往从被告使用商标标识的主客观方面出发，以商标描述性使用和善意合理使用为原则进行判定。

　　但由于案件个案均有其特殊性和差异性，如何认定商标描述性使用和善意合理仍是一个较为复杂的问题。

　　本文旨在对商标标识正当使用的构成要件进行分析，并列举相应的案例说明，旨在厘清商标标识正当使用的判断标准。

　　关 键 词  商标标识的正当使用 商标性使用 说明或描述性使用 善意合理

　　商标侵权行为应以在商业标识意义上使用相同或者近似商标为条件，被诉侵权人为描述或者说明其产品或者服务的特点而善意合理地使用相同或者近似标识的，可以依法认定为正当使用。

　　构成商标正当使用应当具备以下要件【尾注1】：

　　（1）不是作为自己商品的商标使用，仅只是为了说明或者描述商品。

　　（2）使用出于善意且具有合理性。

　　一、判断被告是作为商标使用还是仅为了说明或描述商品，应当从其使用被控标识的客观表现形式，是否实现标识商品来源的效果综合判断。

　　商标标识的正当使用是与商标性使用是两个不同的概念，前者是为了说明或描述商品，消费者可以凭借该说明或描述了解商品，后者是为了标识不同的商品的来源，消费者可以凭借该商标区分不同商品的提供者。

　　从本质上而言，商标正当使用并非构成商标法意义上的商标使用，即并不是将被控标识用作商标来使用，也不足以呈现商品与商品提供者的特定联系。

　　笔者认为，在被控标识与原告商标构成相同或近似的前提下，可以从以下几个方面，区分被告是商标性使用还是说明或描述性使用：

　　1、被告是否使用自己的商标，原告的商标是否包括商品的通用名称、地名或直接表明商品特点。

　　我国《商标法》第五十九条第一款规定“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”

　　无论是通用名称、地名，还是直接表明商品质量、原料等特点的表达方式，是人类社会的共有资源，不应为商标权人垄断。

　　因此，如果权利人的商标包括本商品的通用名称、地名、或产品特点的直接表示，不能限制他人以合理的方式使用。

　　在上诉人吉林精气神有机农业股份有限公司、永吉精气神有机农业股份有限公司诉被上诉人北京农加农食品科技有限公司“黑山猪”商标侵权一案中[尾注2]，上诉人的注册商标为“山黑猪”、被上诉人使用的标识为“海南黑山猪”，两标识构成近似。

　　法院认为

　　（1）“海南”是商品的产地，“黑山猪”是海南地区畜牧养殖业内对山林杂粮散养黑猪的俗称，被上诉人对其产品名称和产地的文字描述，应视为描述性正当使用。

　　（2）被上诉人在其产品包装上以醒目的颜色和字体明确标注了“农爱农”商标，主观上并无造成相关公众对商品来源发生混淆和误认的故意。从而认定被上诉人北京农加农公司对“海南黑山猪”标识的使用构成正当使用。

　　从该案例可知，被告有其自身的商标，且在显著位置突出使用，被告使用的被控标识“海南黑山猪”为地名+商品通用名称系为了说明商品的种类和产地，而不是说明特定的商品提供者，不能视为商标性使用，因此不构成侵权。

　　在商标侵权诉讼中对被控标识是否系表达质量、数量、地名的词汇争议相对较小，而对通用名称的认定相对复杂。

　　特定商品的名称或者仅有部分经营者使用、消费者认知的商品名称不是商标法意义上的通用名称。

　　商标法意义上的通用名称应为法定的通用名称，即国家或者行业标准以及专业工具书、辞典中已经列入的商品名称；或约定俗成的通用名称，即已为同行业经营者约定俗成、普遍使用的表示某类商品的名词，或消费者普通认知的商品名称。无论是法定还约定俗成的通知名称，当事人应当承担举证责任【尾注3】。

　　在四川菊乐食品有限公司与黑牛食品股份有限公司“黑牛奶”商标侵权案中，法院指出【尾注4】：

　　（1）目前并没有法律规定或者国家标准、行业标准将“黑牛奶”规定或者认定为某类商品通用名称；

　　（2）也没有被专业工具书或者辞典将“黑牛奶”列为某类商品的名称；

　　（3）市场上的商品分类中也没有“黑牛奶”一类，更为重要的是；

　　（4）在牛奶或者牛奶饮料的相关消费群体中，尽管有企业将“黑牛奶”作为产品名称使用，但并没有达到相关公众普遍认为“黑牛奶”已经是约定俗成的一类商品的通用名称的程度，故不能以市场上有部分企业将“黑牛奶”作为产品名称使用为据，就认定相关公众已经普遍认为“黑牛奶”是某一类产品的通用名称。

　　从而驳回了菊乐公司关于“黑牛奶”是通用名称，菊乐公司是正当使用的主张。

　　需要说明的是即使当事人使用的是通用名称，仍然需要满足不是作为商标使用，仅是为了说明或描述商品而善意合理的使用才能构成正当使用。

　　2、权利人将进入公有领域的作品或日常生活已存在的常见词汇申请为注册商标涉及的商标描述性使用的问题。

　　我国商标法并没有排斥将进入公有领域的作品或日常生活已存在的常见词汇申请为注册商标，只是由于该类商标显著性较低，权利人取得注册专用权后，不能限制他人对该作品或常见词汇的合理使用。

　　同样，经营者应以正当的方式使用，不应与受法律保护的注册商标专用权相冲突。

　　在笔者办理的多起广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司诉多家陶瓷、卫浴公司商标侵权案中，原告蒙娜丽莎公司注册的“蒙娜丽莎”中英文、“蒙娜丽莎头像”商标系来源于世界名画“蒙娜丽莎的微笑”，经长期使用已与瓷砖产品形成了特定的联系，被法院个案认定为驰名商标，具有较高的知名度。

　　被告往往主张其使用的“蒙娜丽莎”中英文、“蒙娜丽莎头像”标识具有正当性，理由是该标识是世界名画，为人类共同拥有的文化遗产，不应为蒙娜丽莎公司所垄断。

　　然而“蒙娜丽莎的微笑”标识最开始与瓷砖并无关联，系蒙娜丽莎公司经多年的经营和努力，使“蒙娜丽莎的微笑”这一名画与瓷砖产品产生关联性，由此在瓷砖产品上产生商标排斥权。

　　被告对于其为何要将该标识用于瓷砖、卫浴产品上无法给出合理解释，法院认定其使用不具有主观善意，亦不构成正当使用。

　　因此，构成对他人已注册的商标中含有公有领域的作品或生活中常见词汇的正当使用的前提，需该作品或词汇与特定的商品有一定的关联性，且不是作为商标使用。

　　事实上，进入公有领域的作品或日常生活中已存在的常见词汇本身并不具有显著性，但如果使用在特定商品上，从一般消费者的知识水平和认知能力出发并不会将该作品或文字与特定商品联系起来。

　　比如，一般消费者不会将“蒙娜丽莎”中英文、“蒙娜丽莎头像”标识与瓷砖的质量、主要原料、功能、用途等特点直接联系起来。

　　比如，珠海格力电器股份有限公司将“五谷丰登”使用在与其原来含义毫无关系的空调器类商品上，一般消费者也不会将“五谷丰登”与空调产品的质量、主要原料、功能、用途等特点直接联系起来，该商标实际上具有显著特征，可以起到识别商品来源的作用。

　　类似的商标还有很多

　　比如“长城”牌葡萄酒、“鹰牌”瓷砖、“小天鹅”洗衣机等等，上述商标看似不具有显著性，但其与特定商品联系起来具有显著性，可以作为商标使用，事实上排除了其他经营者在同类商品上使用该商标。

　　因此，被告如果要主张其使用的商标系对公有领域的作品或日常生活已存在的常见词汇的正当使用，仍然需要考虑其仅为描述或说明商品，而描述或说明商品的前提条件是该标识与商品至少存在一定的关联性。

　　如果一个作品或词汇与商品并无任何关联，而经营者将该其用于商品或商业活动中，却主张只是为了说明或者描述该商品，显然不具有合理性。

　　北京市第一中级人民法院在“兔子小跑图”商标侵权案中指出，“兔子小跑图”是进入公有版权领域的作品，商标仅人不能限制他人对进入公有版权领域作品的合理正当使用。

　　（1）在其出版发行的彼得兔系列丛书中的封面、封底、书脊和奇数页码的页脚上使用的是《彼得兔的故事》中“兔子小跑图”插图中的原图小图标；

　　（2）在不具有彼得兔内容的《汤姆小猫的传说》、《点点鼠太太的故事》及《平小猪的故事》的封面、封底、书脊等显著部位也使用了“兔子小跑图”图标；

　　（3）“兔子小跑图”图标尽管含有波特作品集特定商品的内容、作者特点，具有描述性和装帧性，但由于其使用于每册图书，且重复多次使用，实际上产生了商品标志的效果，已产生使一般消费者对该图形认知的作用，具有了区分商品来源的商标标志作用。由此认定社科出版社构成商标侵权。

　　3、被告的商品与权利人商标有特定关联，其对原告商标的使用有一定合理性时，如何区分商标性使用和描述性使用。

　　在商标侵权案件中，并非所有的被告都与原告没有任何关联，相反销售商使用生产商商标被诉侵权的案例时有发生。

　　销售商作为销售生产商商品的经营者，其使用生产商的商标确有一定合理性，如何判断是商标性使用还是描述性使用，需根据销售商对商标的使用范围和效果来判断。

　　在佛山市顺德区宝骏汽车维修有限公司诉米其林集团总公司侵害商标权纠纷一案中【尾注6】，上诉人宝骏公司经营的店铺内销售被上诉人米其林公司生产的米其林轮胎以及其他产品，并将提供汽车维修服务，宝骏公司对其在经营店铺的商业匾额上使用“michelin”、“米其林”商标的行为主张正当使用。

　　法院认为

　　宝骏公司在其店铺正门的商业匾额上仅仅突出使用米其林涉案商标，直接、特定、唯一地指向米其林品牌，不属于商标的描述性使用。

　　因此，销售商如何正当合理的使用生产商的商标应从两个方面分析，如果其是生产商授权许可的，只销售生产商的产品，实际上已获得商标授权，销售商固然可以以经销商的身份在商品、广告上使用生产商的商标；

　　但如果销售商除了销售生产商的产品还销售其他商品或经营其他业务，其对生产商的商标的使用权限则仅限于在该商品上使用。

　　如果需做为店铺广告宣传，至少需将其销售的商品的商标集中展示并附有说明性文字，向消费者展示店内可以提供的商品和服务内容，不会导致消费者混淆，否则不构成商标的描述性使用。

　　4、判断商标性使用时是否考虑被告的主观故意。

　　当被告主观上具有将他人的商标用作自己商品的商标，客观上实现了标识商品来源的目的时，其使用当然构成商标法意义上的使用。

　　但是如果被告主观上并无将被控标识作为商标使用时，是否因其不具有主观故意而认为不是商标性使用呢？

　　笔者认为

　　判断是否属于商标法意义上的使用，因以其使用人客观上是否使用了商标并达到识别商品来源的功能来判断，主观上是否有作为商标使用的意志，不影响商标性使用的认定。

　　虽然最高人民法院在 “伟哥”，“索尼”案中强调商标使用应是行为人具有将标识作为商标使用的意思表示。

　　但该两案中，辉瑞制药公司明确声明“万艾可”为其正式商品名，并承认其在中国内地未使用过“伟哥”商标。

　　索尼爱立信集团副总裁亦多次声明‘索爱’并不代表索尼爱立信，认为‘索尼爱立信’被非正式简称为‘索爱’不可以接受。

　　因此，无论是“伟哥”商标，还是“索爱”商标均是来源于媒体的报道，两公司从未使用过上述商标。

　　与其说最高院强调的是使用的主观意愿，不如说是需具备确已使用的事实。而且通常情况下，主客观具有统一性，经营者将商标使用在商品上即可以合理推定其主观上具有使用的意思表示。

　　广东省高级人民法院在珠海格力电器股份有限公司诉广东美的制冷设备有限公司“五谷丰登”商标侵权案中指出【尾注7】：

　　“是否属于商标使用应当从客观意义上进行判断，商品名称是否具有识别商品来源意义，不以使用人的主观认识或者称谓上的差异为转移，而是要根据其客观上是否具有了识别商品来源意义进行判断。”

　　我国《商标法》第48条关于商标的使用，也没有将主观意思涉入考量的范围，而是规定：

　　“商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”

　　因此，是否构成商标性使用只看经营者客观上是否使用涉案标识，并达到标识商品来源的结果，而不考虑被告主观上是否有将该标识作为商标使用。