晚于系争商标注册申请日使用该商标标识，是否构成在先权利？

　　典型案例

　　【2022】07号

　　基本案情

　　2016年9月12日，原告徐某向国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)提出系争商标注册申请。2016年11月30日，商标局受理徐某该商标注册申请。2017年11月14日，商标局对徐某申请注册的系争商标核准注册。2016年11月3日，被告某健康管理公司投资人向工商行政管理部门提交企业名称预先核准申请书，申请企业字号与系争商标中的汉字部分相同。2016年12月28日，被告企业名称获核准。2017年2月7日，被告注册成立。原告徐某系被告原始股东之一，自被告成立后即担任被告总经理职务。被告自经营伊始即在其经营场所门头、店招、店内装潢、易拉宝(展架)等处单独、突出使用与系争商标中汉字部分相同的汉字标识(以下简称涉案标识)。后徐某离职并提起诉讼，请求判令被告立即停止使用系争商标，并赔偿徐某经济损失及维权合理费用共计50万元。被告某健康管理公司认为原告徐某申请注册系争商标系恶意抢注，且三年内未实际使用，被告亦享有在先权利，被告使用涉案标识不构成商标侵权，请求驳回徐某的诉讼请求。法院裁判日照市中级人民法院经审理认为：原告徐某提交系争商标注册申请之前，被告未提供证据证明其在先使用涉案标识，徐某申请注册系争商标，不构成《商标法》第三十二条规定的以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响商标的抢注行为，徐某依法享有系争商标权利。被告单独、突出使用涉案标识，用以识别商品或者服务来源，属于商标性使用。涉案标识与系争商标中的汉字部分近似，且系争商标核定服务项目与被告经营的服务范围相同，被告突出使用涉案标识的行为，构成《商标法》第五十七条第二项规定的在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，容易导致混淆的情形。被告并不享有针对系争商标的商标权、字号权等在先权利，未经徐某许可，被告使用涉案标识属于商标侵权行为。鉴于徐某系被告原始股东之一，徐某任职期间，被告使用涉案标识应当认定系经徐某许可，被告不构成商标侵权。徐某提起本案诉讼后，被告持续使用涉案标识的行为侵犯了徐某系争注册商标专用权，应当依法承担侵权责任。系争商标已由被告自成立后实际使用至今。据此，一审判决被告立即停止涉案侵害商标权的行为并赔偿徐某经济损失及合理开支3万元。宣判后，双方当事人均未提起上诉。

　　法官说法

　　本案主要涉及商标侵权案件审理中“在先权利认定”“实际使用认定”两个难点问题。根据《商标法》第五十九条第三款的规定，参照商标局《商标审查及审理标准》中商标审理标准第五部分的规定，抢注他人已经使用并有一定影响商标审理标准的适用条件之一，是他人商标在系争商标申请日之前已经在先使用并有一定影响。原告徐某注册系争商标不是他人已经使用并正在使用的商标，不构成恶意抢注行为。根据《中华人民共和国商标法》第三十二条、第五十九条第三款的规定，在先权利是指在系争商标申请注册日之前已经取得的权利，包括商标使用权以及除商标权以外的其他权利，如字号权等。被告是否享有涉案在先权利，依法应受系争商标注册申请日的约束。也就是说，一旦系争商标被核准注册，该商标自注册申请日即产生排除他人使用的法律后果，但该申请日前即存在的在先权利不受影响。被告使用涉案标识虽早于系争商标核准注册之日，但晚于系争商标的注册申请日期，被告获准企业名称、注册成立日期亦均晚于系争商标的注册申请日期，故被告不享有其主张的在先权利。

　　根据《最高人民法院关于审理商标授权确权有关行政案件若干问题的意见》第二十条第二款的规定，商标权人自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定属于实际使用的行为。实际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用。结合徐某申请注册系争商标、徐某系被告股东并担任被告总经理职务、被告知悉徐某注册系争商标以及被告实际使用涉案标识的相关事实，可以认定涉案注册商标已由被告自成立后实际使用至今，被告的使用行为构成了系争商标的实际使用认定。被告使用的涉案标识与系争商标的细微差别，并不影响系争商标的实际使用认定。注册商标未使用抗辩是赔偿责任阻却事由，而非侵权阻却事由，被告主张的未使用抗辩不成立，其应当依法承担相应的赔偿责任。

　　本案判决对于商标侵权案件认定在先权利和实际使用问题具有一定指导意义。同时本案以徐某提起诉讼节点界定是否构成商标侵权，对类似商标侵权案件的审理亦具有借鉴意义。

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