“伟哥”商标不构成通用名称，注册予以维持

　　商标局认为，通用名称包括法定通用名称和约定俗成的通用名称，无论法定通用名称还是约定俗成的通用名称，由于其具有反映一类服务与另一类服务之间本质区别的功能，在一定范围内被相关公众普遍认知和使用，已不能起到标识不同服务来源的作用，故不应作为商标注册。本案中，申请人提交的各项证据尚不足以证明复审商标在“生化药品”等商品上经合法、有效、广泛地使用，已成为“生化药品”等商品上约定俗成的通用名称。故复审商标未构成核定使用商品上的通用名称，应予以维持。

　　关于第1911818号“伟哥”商标撤销复审决定书

　　商评字[2019]第0000235432号

　　申请人(原撤销申请人)：礼来(上海)管理有限公司

　　委托代理人：贝克麦坚时知识产权代理(北京)有限公司

　　被申请人(原撤销被申请人)：深圳凤凰生活文化传媒广告有限公司

　　申请人因第1911818号“伟哥”商标(以下称复审商标)撤销一案，不服我局商标撤通字[2018]第Y000022号决定，于2018年07月11日向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。

　　复审商标

　　我局决定认为 ，第1911818号第5类“伟哥”注册商标为被申请人和原商标注册人进行了持续使用及宣传、积极维权，已经形成了一定的知名度，在其核定使用的第5类“生化药品;中药成药;医用制剂;医用药物;医用药草;药膏;人用药;化学医药制剂;草药茶;各种针剂”等商品上，可以起到区分商品来源的作用，具有商标的显著性。申请人提交的证据不足以证明该商标已成为“生化药品”等商品项目的通用名称，未构成《中华人民共和国商标法》第四十九条规定的成为其核定使用的服务的通用名称之情形。

　　申请人复审的主要理由： “伟哥”已经成为治疗男性性功能障碍药品的通用名称，使用在“生化药品;中药成药;医用制剂;医用药物;医用药草;药膏;人用药;化学医药制剂;草药茶;各种针剂”等商品上为治疗特定疾病的药品的通用名称。依据《商标法》第四十九条第二款的规定，争议商标在全部商品项目上的注册应被撤销。

　　申请人向我局提交了以下主要证据(该证据与申请人在撤三阶段提交的证据基本一致)：

　　1.“伟哥”在宁波市人民政府等通知文件中的使用;

　　2.百度网站中搜索“伟哥”一词得出部分搜索结果的网页打印件;

　　3.同业经营者及个人对“伟哥”的认知和使用;

　　4.各互联网药品销售平台、全国各地实体药店广告照片及“伟哥”的使用情况介绍等证据。

　　被申请人答辩的主要理由： “伟哥”商标具有独创性和显著性，至少已获得中国南方地区消费者的广泛认同，经过被申请人和原注册人合法的商业使用，大规模的市场宣传、推广及高价值的品牌效应，并没有退化为商品的通用名称，对于众多侵犯“伟哥”商标的行为，被申请人和原注册人一直在积极维权。综上，复审商标应予以维持。

　　被申请人向我局提交了以下主要证据(该证据与被申请人在撤三阶段提交的证据基本一致)：

　　1.被许可公司“伟哥”商品《药品GMP证书》、《药品补充申请批件》、《药品检验报告书》;

　　2.　被申请人和原注册人与多家药厂合作，与多家药业公司签订“伟哥”商标使用许可合同及交付许可使用费等证据材料;

　　3.　被申请人和原注册人一直在各类杂志报刊中使用、宣传“伟哥”商标;

　　4.　被申请人和原注册人向多家药店、药业公司等发出的律师函，及各级人民法院对该商标侵权案件的判决书等证据。

　　申请人质证认为， 被申请人提供的证据材料和答辩理由应不予采信，应撤销复审商标在其指定的全部商品项目上的注册。同时，申请人请求对本案进行口头审理。申请人提交了医药经济报的百度词条打印件、被申请人的介绍页面打印件等证据。

　　经复审查明： 复审商标由广州威尔曼药业有限公司于1998年6月2日提出注册申请，并于2002年9月21日获准注册在第5类“生化药品”等商品上，后经核准转让至本案被申请人名下，经续展，商标专用期至2022年9月20日。

　　我局认为， 综合全案证据，结合申请人质证意见，本案不适用口头审理。

　　通用名称包括法定通用名称和约定俗成的通用名称，无论法定通用名称还是约定俗成的通用名称，由于其具有反映一类服务与另一类服务之间本质区别的功能，在一定范围内被相关公众普遍认知和使用，已不能起到标识不同服务来源的作用，故不应作为商标注册。约定俗成的通用名称即俗称，系指某一名称虽未被规范性标准或辞典等收录，但客观上作为通用名称已被广泛认可和使用。鉴于约定俗成系对客观使用状态的反映，申请人应围绕该名称在现实经济领域的使用状况提供相应证据证明。本案中，被申请人提交的各项证据可以证明，被申请人和原商标所有人将“伟哥”作为商标，在其提供的“生化药品”等商品上，进行了宣传、使用和维权，可以起到区分商品来源的作用，具有商标的显著性。申请人提交的各项证据尚不足以证明复审商标在“生化药品”等商品上经合法、有效、广泛地使用，已成为“生化药品”等商品上约定俗成的通用名称。故复审商标未构成核定使用商品上的通用名称，应予以维持。

　　依照《中华人民共和国商标法》第五十四条、第五十五条的规定，我局决定如下：

　　复审商标在复审商品上的注册予以维持。

　　当事人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

　　合议组成员:王珊

　　汤茜

　　徐金艳

　　2019年09月30日

　　来源：商标评审委员会网站