经验之谈！产品上市前如何进行专利侵权“扫雷”？

　　专利侵权诉讼日益增多，每个产品上市都存在被告侵犯专利权的可能性。因此，在产品上市之前做好专利侵权排查十分必要。如何开展专利侵权排查工作？本人有幸曾在一家非常重视专利侵权排查工作的企业磨砺过一段时间，仅想根据实务工作中遇到的一些问题及想法与大家共同探讨。

　　一、专利侵权排查之目的

　　干任何事都是有目的性的，鲜有人会无缘无故的去干某一件事，专利侵权排查也不例外，这个目的性将指导后续工作的开展。个人以为，专利侵权排查的目的主要有以下三点：

　　第一，通过检索分析找出障碍专利；

　　第二，对障碍专利进行风险评估；

　　第三，出具风险应对措施。

　　二、专利侵权排查之主要流程

　　要达到前述这些目的，专利侵权排查工作应该如何开展？本人通过之前的实务操作为专利侵权排查工作总结了以下10点主要流程：

　　1、了解目标技术方案

　　2、确定检索要素

　　3、确定检索式

　　4、检索及数据导出

　　5、障碍专利初筛

　　6、障碍专利确定

　　7、障碍专利评估

　　8、风险评估及应对措施

　　9、对规避方案进行风险评估，以及可能涉及新的专利布局（仅在有规避方案产生时需要）

　　10、报告发布

　　当然，上述这些流程很可能难以一步到位，重复验证也很正常，譬如2、3、4需循环操作的可能性就非常之大。

　　三、专利侵权排查之疑难杂症

　　目的明确，流程清晰，但实际上，在专利侵权排查实务工作中关键点和难点还是很多，以下列出的是在专利侵权排查过程中遇到的一些主要问题或存在疑惑的地方：

　　1、如何了解目标技术方案？

　　目标技术方案是一切工作的基础，直接决定了检索数据准确性，同时也是障碍专利筛选准确性的保障。个人的通常做法是：以点带面，即以目标技术方案作为切入口，延伸到目标方案应用到的整个产品。

　　2、如何确定检索要素及检索式？

　　检索式是数据完整性的保障，而检索本身也是非常繁琐的流程，经验往往比口头上说的技术更重要。个人认为：侵权排查，更多的应该是追求检全率，检索了1000件专利，可能没发现障碍专利，但如果漏掉1件专利，漏掉的可能就是潜在的障碍专利。

　　个人通常做法是：确定关键技术的关键词、产品所在技术领域的主要分类号，以及主要权利人，检索策略可为以下，根据实际情况选取：

　　第一，关键词和分类号组合检索为主，主要权利人补充检索；

　　第二，主要权利人检索为主，关键词和分类号组合补充检索。

　　作为企业IPR，由于长期和某一技术领域打交道，个人建议建立以专利权人为基础的小专利库，真正有价值的专利往往是掌握在相对集中的专利权人手里面，对提升检索效率和阅读速度有百利而无一害。

　　3、如何进行障碍专利筛选？

　　之前由于接手其他同事的工作也看过其他同事做的侵权排查报告，发现检索结果没问题，但却让本人一不小心发现了报告中没有提及的障碍专利，这个是相当致命的：轻一点就是前面的大把工作白白付出，侵权排查工作重来，重一点可能产品面临被诉的风险。个人认为，出现这种问题原因主要有两个：第一，专利的阅读没有捷径，完全是良心活，得一篇一篇认真看；第二，专利文献认真看了，但筛选方法存在一定问题。 是否认真阅读，完全没办法考证，但就筛选方法，个人通常做法是：在初筛过程中，首要是追求筛选速度（这么多专利文献，不快点看的结果可想而知），将目标技术方案（延伸至产品本身）可能侵权的专利筛选出来；确定过程中，首要追求筛选准确率（漏掉一篇可能是要杀头的，嘿嘿），需将目标技术方案与初筛出来的专利进行比对分析（建议与技术人员一起操作完成，不确定的地方第一时间与技术人员沟通确认）。

　　4、如何进行风险评估？

　　风险评估过程中，不仅要对障碍专利的稳定性进行分析，还需要对障碍专利的背景进行调查，譬如，障碍专利是否有无效或者涉诉的历史？专利权人是否有无效或涉诉的历史？障碍专利的同族专利情况？专利权人与目标技术方案持有人的历史渊源？

　　5、如何出具应对措施？ 因为是产品上市前的侵权排查报告，个人建议应对措施尽量保守，专利本来就是一种游戏规则，与自然科学不一样，其主观性太强，个人通常做法是：

　　能规避的尽量先规避，至少规避字面侵权。

　　稳定性评估过程中，如果涉及新颖性问题的，可以先置之不理，如果涉及创造性问题的，建议提请无效程序或继续规避。

　　稳定性较好，市面上还存在主要竞争对手涉嫌侵权情况的，可以考虑专利权转让。

　　专利权人有实际产品的，建议针对其实际产品布局相关专利（是不是很阴险？

　　6、障碍专利侵权比对分析过程中，如何确定权利要求保护范围？

　　侵权判定原则无非全面覆盖、等同、禁止反悔三大原则，是否落入独权字面保护范围的就一定侵权？譬如目标方案落入障碍专利独权字面描述范围，但目标方案实现不了障碍专利发明目的，试问目标方案是否侵权。

　　7、已公开未授权发明专利如何进行比对分析？（仅针对权利要求书？需针对说明书全文？）

　　譬如障碍专利权利要求保护范围A，说明书公开范围包括A和B，目标技术方案存在侵犯B范围的可能，试问目标方案是否存在侵权可能？

　　8、技术人员给出的技术方案可能是产品某个结构的改进点（权且称为A），在做侵权比对时，某个比对专利的独权与A完全不相关，是否可确定此比对专利不是障碍专利？

　　个人的通常做法是：进一步分析从权，如果从权的所有技术方案的区别技术特征也与A没有关系，那么可将此专利排除在障碍专利之外（这里有一点需注意，此种情况下，此比对专利也有可能实际上也是障碍专利，至于为什么，大家肯定能想通透，鉴于我们是以目标技术方案出发，即以A出发，所以完全与A没有关系的情况我们无法完全顾忌），如果某个从权的区别技术特征包含了A技术方案，那么得进一步分析，应用A的产品的其他结构部分是否包含在独权保护范围内。

　　上述只是本人的一些看法，个人认为没有好与不好之分，希望能与大家进一步探讨，也希望各位大咖拍砖时手下留情。需要提醒的是，专利侵权排查工作本身也只能是降低侵权风险，无法杜绝侵权风险，至少已申请还未公开的文献无法做出任何评估，而且对于检索来说，漏检也是再正常不过的事情（多一些宽容），最重要的一点是，侵权排查本身就一件脏活、累活、良心活（多一份体恤），其没有捷径可循，必须多看、多想、多问，不仅要求实操者有丰富的经验还得时刻摸着自己的良心干活（良心必然存在的啦）。更多专利侵权信息，请登录一品标局专利侵权专题查询。